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域外法治

美国加拿大注册前递交使用声明规定之对比域外法治

时间:2015-03-28   出处:集佳周讯  作者:  点击:

美国加拿大注册前递交使用声明规定之对比

集佳知识产权代理有限公司  赵婷婷

 

与世界上的绝大多数国家的商标保护制度不同,如果申请人欲在美国与加拿大以意向使用为申请基础获得商标权利,则必须要在商标被核准之前递交使用声明。从这里可以看出,美国与加拿大采用的是基于实际使用而获得商标权利的制度。而这两个国家在递交使用声明之时也有着不同的规定。

 

(一)美国:美国商标法规定,以意向使用为申请基础提交的商标申请,通过异议公告后,官方会下发核准通知要求申请人在自核准通知日起的6个月内递交使用声明及使用证据。如无法按时递交的,可申请为期6个月的延期,一共可申请5次。由此算来,申请人一共有36个月(即三年)的时间来对其商标投入商业使用。

美国规定,申请人不仅要递交使用声明,声明申请商标在所有或部分商品上有真实的商业使用,且要一并递交使用证据,以佐证其声明。

美国的使用声明书都会在最后明确宣誓“签字人知晓:依照《美国法典》第18章第1001节规定,对于故意做出虚假声明的行为,将单处或是并处罚款和监禁。虚假声明可能危及此文件声明中提到的商标权以及授权签字人;所有陈述和信息都应是真实的。”①

我们可以看出美国的声明书对于递交虚假声明的后果说明的比较明确。官方不会对宣誓的真实性进行主动审查。但是第三人可以以客户递交虚假声明为由对商标提出撤销。

 

(二)加拿大:加拿大商标法规定,以意向使用为申请基础提交的商标申请,通过异议公告后官方会下发核准通知要求申请人在自申请日起的3年内递交使用声明,但无需同时递交使用证据。如无法按时递交的,可申请为期6个月的延期,无次数限制。也就是说申请人在没有进行实际的商业使用之前,可一直进行延期,没有时间限制。

相对于美国而言,加拿大的使用声明显得十分简单,主要内容为“自申请日起,申请人或其许可人即开始在商业中于…(列明具体商品)上使用该商标并直接或间接控制产品或服务质量”②。

我们可以看出不同于美国声明书,加拿大声明书并未对于递交虚假声明的后果进行说明。但该规定可以从司法实践以及其他法律中推论得出。

加拿大是普通法系国家,即判例法国家。根据加拿大联邦法院判决的案件《Parfums de Coeur, Ltd. v. Asta, 2009 FC 21, [2009] 4 F.C.R. 139》,其中提到

“商标法中没有法条明确规定递交虚假声明是使商标无效的方式之一,但在General Motors of Canada v. Décarie Motors Inc., [2001]1 F.C. 665 (C.A.)案件中,法院确认有以下两种虚假声明可以使注册商标无效:1)故意的欺骗性声明;2)无意的错误声明,但仍因禁注条款而无法继续受保护的。”

另外,根据加拿大商标法第40条第2款规定:在办理商标申请时,申请人基于打算使用时必须声明在所有指定商品/服务上进行使用才能核准注册,如仅在部分商品/服务上使用,则仅应当提交部分使用声明,在部分使用的商品/服务上核准注册③。


下面,笔者以简单的表格形式对美国和加拿大递交使用声明进行简单对比:

 

国家

是否递交声明

是否同时递交使用证据

是否可以延期

延期期限

美国

可以

每次可延期六个月,最多延期5

加拿大

可以

每次可延期六个月,无次数限制

 

对于递交使用声明的问题,许多申请人都存在诸多顾虑。笔者建议申请人在签署声明书之时务必对声明书内容进行关注。如确有尚未在商业中实际使用的商品或服务项目,可根据自身的经营情况进行删除,或分开递交使用声明。在实践中,有很多申请人都会在未实际使用商标的情况下选择延期递交使用声明,也是个不错的选择。切忌存有侥幸心理,递交虚假使用声明,虽然官方不会对声明的内容进行实质审查,也不要求申请人对宣誓内容举证,但如商标在日后实际使用中涉及到利益冲突,冲突方很有可能在使用声明的问题上做文章,导致得不偿失。

注:

①“The undersigned being hereby warned that willful false statements and the like are punishable by fine or imprisonment, or both, under 18 USC §1001, and that such willful false statements and the like mayjeopardize the validity of this document, declares that he/she is properly authorized to execute this document on behalf of the Owner; and all statements made of his/her own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true.”

② “THAT since filing this application, use of the trade mark has commenced in Canada by the applicant and/or an entity licensed by or with the authority of the applicant.  Under such license, the applicant has direct or indirect control of the character or quality of the wares/services. The trade mark has been so used in association with …”

③After the application containing a proposed use claim is allowed, the applicant must, in accordance with subsection 40(2) of the Trade-marks Act, file a declaration of use stating that use of the mark in Canada has commenced in association with all or some of the wares or services covered by the application. If the trade-mark has only been used in association with some of the wares or services, the mark may only proceed to registration in respect of those wares or services. If the applicant itself does not intend to use the trade-mark, the declaration of use required can be submitted by the applicant's licensee or successor in title.

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作者简介:赵婷婷,商标代理人。从事涉外商标代理工作4年,代理国内外企业进行涉外商标授权确权案件上千件。熟悉美国,加拿大,韩国以及东南亚地区商标法律理论和实务操作,擅长美国递交使用证据标准的把握,具有丰富的涉外商标代理经验。曾成功代理搜狗(英属维尔京群岛)有限公司“SOSO 搜搜”美国商标成功授权,乐视网信息技术(北京)股份有限公司“乐视”韩国商标复审及异议答辩等案件。

文本框: 作者简介:赵婷婷,商标代理人。从事涉外商标代理工作4年,代理国内外企业进行涉外商标授权确权案件上千件。熟悉美国,加拿大,韩国以及东南亚地区商标法律理论和实务操作,擅长美国递交使用证据标准的把握,具有丰富的涉外商标代理经验。曾成功代理搜狗(英属维尔京群岛)有限公司“SOSO 搜搜”美国商标成功授权,乐视网信息技术(北京)股份有限公司“乐视”韩国商标复审及异议答辩等案件。

中国知识产权司法保护网(知产法网)主编


蒋志培 中国人民大学法学博士,曾在英国伯明翰大学法学院、美国约翰马歇尔法学院任高级访问学者,中国人民大学法学院、北京外国语大学法学院兼职教授,中国知识产权司法保护网主编、国家社科基金评审委员会专家,最高人民检察院民行诉讼监督案件专家委员会委员,2014年、2015年受美国约翰马歇尔法学院、中国驻加拿大使馆和加方科技部邀请参加知识产权法律和创新论坛并演讲,2013年12月获得中国版权事业卓越成就奖。