案号：（2012）浙金知民初字第61号
（2013）浙知终字第301号
（2014）民申字第1233号
【裁判要旨】
在同一商品上标注被许可商标和自有商标的行为，使得同一商品出现两个商业来源，极易导致相关消费者认为两个商标所指向的商业来源具有同一性，从而损害被许可商标的识别功能，故该行为构成商标侵权。
【案情介绍】
原告东阳市上蒋火腿厂（下称上蒋火腿厂）系第300388号“雪舫蒋”商标注册人，于2007年将该商标独占许可于被告浙江雪舫工贸有限公司（下称雪舫工贸）使用，许可使用期至2028年止。2009年7月至2013年7月期间，雪舫工贸经核准注册多枚“吴宁府”系列商标。2011年9月至2012年3月期间，上蒋火腿厂多次在各地“雪舫蒋”店铺通过公证方式购买雪舫工贸生产的火腿，火腿包装及宣传册上均同时标注“雪舫蒋”和“吴宁府”商标。
2012年3月22日，上蒋火腿厂以商标权受到侵犯为由诉至金华市中级人民法院，称：雪舫工贸擅自在火腿产品上将自己注册的“吴宁府”商标与“雪舫蒋”商标混用，另在逾期支付许可费导致许可合同解除后仍继续使用“雪舫蒋”商标，构成商标侵权，请求法院判令其停止侵权并赔偿损失501万元。雪舫工贸辩称：其既是“雪舫蒋”商标的使用权人，也是“吴宁府”商标的注册人，有权使用上述商标。
金华市中级人民法院一审认为，雪舫工贸在产品上同时标注“吴宁府”和“雪舫蒋”商标，侵犯了“雪舫蒋”商标的形象，且其逾期支付许可费达一个月以上，故上蒋火腿厂有权单方解除合同，雪舫工贸在合同解除后继续使用“雪舫蒋”商标构成侵权。遂判决雪舫工贸停止使用“雪舫蒋”商标，并赔偿损失18万元。
一审宣判后，双方当事人均不服提起上诉。
浙江省高级人民法院二审认为，雪舫工贸在火腿产品上同时使用“吴宁府”与“雪舫蒋”商标，极易导致相关消费者认为两个商标所指向的商业来源具有同一性，从而影响“雪舫蒋”商标识别功能的正常发挥；并且，由于在先混用行为的存在，当许可使用关系终止以后，两个分属于不同所有人的商标独立使用于同类商品时，消费者仍然会认为该两种商品系出于同一商业来源，进而产生市场混淆，故该行为构成商标侵权。但考虑到雪舫工贸此前为培育“雪舫蒋”商标付出了巨大的精力和财力，其虽逾期支付许可费，但主要系缴费账号不明所致，且违约情节轻微，未影响合同目的的实现，根据公平和诚实信用原则，上蒋火腿厂无权单方解除许可合同。遂改判雪舫工贸停止在火腿产品上同时使用“雪舫蒋”商标和“吴宁府”商标，并赔偿损失15万元。
二审宣判后，上蒋火腿厂不服，向最高人民法院申请再审，该院经审查，裁定：驳回上蒋火腿厂的再审申请。
【法官评析】
本案的争议焦点之一在于雪舫工贸在火腿产品上同时标注被许可商标“雪舫蒋”与其自己注册的商标“吴宁府”是否构成侵权，该问题涉及商标许可使用情况下，应当如何正确理解商标的功能。
一、商标基本功能在于识别商品来源
商标最初的制度设计中并没有许可使用这种形式，后来随着生产方式的发展和现实社会的需要，才突破了原有的限制，允许他人经许可使用某一商标。许可使用制度的引入，直接带来了使用形式的解放，也为特许经营等商业模式的创新提供了条件。在商标许可使用关系中，使用人以支付相应的许可使用费为对价，取得在商品上使用他人商标的权利，借助该商标中蕴含的商誉来增强商品对消费者的吸引力，许可人即商标所有人则需为产品质量承担责任，同时，根据权利义务对等原则，商标许可过程中被许可商标上积累的商誉应当归属于许可人。
商标最基本最重要的功能在于识别商品来源，即相关消费者能够通过商标将商标所有人的商品与其他商品区分开来。在许可使用关系中，虽然商标所有人与商品的实际生产经营者发生了分离，但是，由于被许可人在商品上标注的是被许可商标，因此该商标所指向的商业来源应当是商标所有人（即使消费者不一定知道该商标所有人的具体名称），而非被许可人，只有这样，被许可商标上积累的商誉才能够顺利地归属于商标所有人。如果被许可人未与许可人协商一致就在标注被许可商标的商品上同时使用自有商标，不仅违背双方在签订商标许可使用合同时的本意，而且从客观后果来看，由于消费者并不知晓两个商标及其所有人之间的关系，很可能认为两个商标所指向的商业来源具有同一性，从而影响到被许可商标识别功能的正常发挥。并且，许可使用关系终止以后，上述不良后果会进一步凸显，因为由于在先混用行为的存在，当两个分属于不同所有人的商标独立使用于同类商品时，消费者仍然会认为该两种商品系出于同一商业来源，进而产生市场混淆。
二、在同一商品上标注被许可商标和自有商标的行为是否构成侵权
在本案的审理过程中，对于雪舫工贸未经上蒋火腿厂同意，同时在火腿产品上标注“雪舫蒋”和“吴宁府”商标是否构成侵权的问题，曾经出现过两种意见。
一种意见认为，雪舫工贸既是“雪舫蒋”商标的被许可使用人，又是“吴宁府”商标的所有人，自然有权使用上述两个商标，并且，商标法及相关司法解释也未对同时使用被许可商标及自有商标的行为作出禁止性规定，因此不能认定该行为构成侵权。
另一种意见认为，我国法律虽未明确将上述行为列为商标侵权行为，但商标法（2001年修正）第五十二条第（五）项规定的“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”行为，是一项开放性的规定，法院需要对被诉行为的性质和后果进行实质性衡量，根据具体情况认定是否属于商标侵权行为。在确定侵权行为的标准时，是否损害商标功能是划定侵权与合法界限的重要基础。对商标的侵害足以达到损害其功能的程度的，不论是否具有市场混淆的后果，均可以认定构成商标侵权行为。
雪舫工贸同时使用“雪舫蒋”和“吴宁府”商标的行为，已经对“雪舫蒋”商标的识别功能造成了损害，虽然在许可使用关系存续期间，尚不会产生传统意义上的商品来源的混淆，但在许可使用关系结束后，两个商标分别独立使用时，市场混淆的情况就必然会出现。最终，法院采纳了第二种意见。
三、商标被许可人在许可使用中要注意合理界限
另外需要注意的是，本案的处理结果并不意味着被许可人无法在许可使用关系中积累任何商誉。一方面，如果被许可人能够与许可人协商一致，在使用被许可商标的同时使用自有商标，那么就可以达到双方品牌共同发展的结果，当然此时双方应当对许可使用期限届满后的商誉分配作出明确约定，以避免后续纠纷。另一方面，根据商标法的规定，被许可人作为实际生产者本身就应当在商品上标注企业名称，这既是其义务，也是其权利，是被许可人积累自身商誉的一种途径。但是，在未经许可人同意的情况下，基于被许可商标上积累的商誉应当归属许可人的规则，被许可人同时使用被许可商标与自有商标的行为就不应被允许，因为该行为使得自有商标通过与被许可商标结合使用的方式，不当获取了后者所积累的商誉，并且还会带来后续的市场混淆等严重问题。
本案是一起新类型的商标侵权纠纷，法院从商标法第五十二条所规定的“其他损害”这一条文表述的开放性入手，以保障商标许可使用制度下的商标功能为出发点，认定擅自在同一商品上标注被许可商标和自有商标的行为构成侵权，对于规范商标许可使用关系以及厘清侵权界限，具有可资参考的价值。本案也因此入选“2014年中国法院10个创新性知识产权案件”。（何 琼）
11011502003002