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美国案例简讯-使用不正当行为获得专利及执行专利权会遭到法院反托拉斯专利无效裁决的判罪

时间:2016-07-10   出处:© Copyright 2016 Kao H Lu  作者:  点击:

美国案例简讯-RLMK-0150   7/1/2016

 

使用不正当行为获得专利及执行专利权会遭到法院反托拉斯专利无效裁决的判罪

 

在此专利滥用案,美国联邦上诉巡廻法院(上诉法院)确认专利无效和判三倍律师费的反托拉斯损失赔偿费的裁决, 并强调如专利拥有者在无法执行的专利上寻求反竞争诉讼的话可能遭到严厉的处罚。在TransWeb, LLC v. 3M Innovative Properties Co., Case No. 2014-1646 (Fed. Cir., Feb. 10, 2016) (Hughes, J) 案, 上诉法院发现一审法院的判决没有错误或滥用自由裁量权,因3M在申请专利时有不正当行为法院对其两个专利发出不可执行的专利认定,上诉法院肯定一审法院的结论,即3M犯了Walker Process 的反托拉斯违规和坚持判其支付反托拉斯损失二千六百万美金的赔偿。

 

这起诉讼是源于呼吸器中所用的过滤物质,等离子氟化过滤介质的专利纠纷。 1997年春天,TransWeb的创始人在过滤行业博览会中给出了他公司发明及制造的等离子氟化产品的样品。 1998年,3M公司获得其有关等离子氟化介质的专利,向专利检查员声称TransWeb的产品不是现有技术。 3M之后以其专利对 TransWeb  提出侵权诉讼。

 

在3M一度自愿撤回其对TransWeb的侵权诉讼之后, TransWeb向法院对3M提出起诉声称其专利无法执行,无效和 根据Walker Process原则的3M是反托拉斯违规。此案导致了陪审团判3M的专利无效是显而易见,且发现因为3M申请专利时有不正当行为判其专利无法执行。陪审团还发现3M需为其违反walker Process行为承担责任,并赔偿 TransWeb利润损失和律师费(反托拉斯诉讼费三百二十万美金,和之前侵权诉讼的三倍反托拉斯损害诉讼费二千三百万美金)。 3M提出上诉。

 

上诉法院需对一审法院评估不正当行为的裁决是否范了滥用自由裁量权还是犯了事实认定的明显错误,上诉法院指出,本案事实提出了3M隐瞒事实是影响是否得到专利获准的关键因素,因为按专利审查员的说明,如3M不隐瞒TransWeb的产品,3M的专利项目要求是不会被允许的,但在专利审查时3M声称TransWeb样品不是现有技术。通过3M的意图欺骗检查员的大量证据,上诉法院发现,一审法院的分析并没有明显的错误或不当。

 

3M公司还上诉,不同意法院判定3M违反Walker Process的裁决。在有关Walker Process判决案例中,美国最高法院裁定,原告可在维护和强制其因不当行为得到的专利基础上提出§2 Sherman Act索赔(独占或企图独占市场)。要如此做,原告必须证明(1)被告故意欺骗专利局获得专利,并维护和强制该已知不实的专利; (2)符合§2 Sherman Act所需的所有其他元素,如该专利拥有人行使反竞争损害相关市场的行为。 3M挑战一审法院反托拉斯市场的定义。在审查中,上诉法院发现足够的事实证据支持陪审团关于相关市场的裁定。

 

至于赔偿裁决,上诉的问题是,二千三百万美金的诉讼损失是否被认为是正确的反托拉斯伤害,这需要与3M反竞争行为有足够的链接 。上诉法院维持了金钱赔偿判决,发现3M公司的反竞争诉讼迫使TransWeb要么(1)放弃诉讼而失去利润,或(2)进行诉讼。上诉法院裁定,任何一种选择都将导致反托拉斯的伤害,这可以形成在Clayton Act§4 下的损害裁决。上诉法院指出,“进一步加强反托拉斯法的宗旨,鼓励TransWeb提出反托拉斯诉讼……而不是等待被排除在市场之外。”

 

 

© Copyright 2016 Kao H Lu        www.ryderlu.com

 

请参考:

http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/14-1646.Opinion.2-8-2016.1.PDF

 

The Walker Process Doctrine:

Infringement Lawsuits as Antitrust Violations

The University of Iowa College of Law

University of Iowa Legal Studies Research paper No. 083, September 2008

 

 

 


中国知识产权司法保护网(知产法网)主编


蒋志培 中国人民大学法学博士,曾在英国伯明翰大学法学院、美国约翰马歇尔法学院任高级访问学者,中国人民大学法学院、北京外国语大学法学院兼职教授,中国知识产权司法保护网主编、国家社科基金评审委员会专家,2014年、2015年受美国约翰马歇尔法学院、中国驻加拿大使馆和加方科技部邀请参加知识产权法律和创新论坛并演讲,2013年12月获得中国版权事业卓越成就奖。