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美国案例简讯-RLMK-0157   10/15/2016 允许USPTO使用最广泛合理的解释(BRI)标准来解释专利

时间:2016-11-06   出处:中国知识产权司法保护网  作者:© Copyright 2016 Kao H Lu  点击:

 

 


美国最高法院裁决USPTO对有关双方的专利重审(IPR)的判决是不得上诉,并 
美国的最高法院维持美国联邦上诉巡迴法院(上诉法院)决定,对美国专利和商标局(PTO )在双方专利重审(inter partes review(IPR))案中判决不得上诉进行司法审查的决定,并授权PTO根据最广泛合理的解释(broadest reasonable interpretation(BRI))的标准来解释IPR的专利项目。最高法院判定对PTOIPR中决定不得上诉,和法规授予PTO来决定IPR项目解释标准的权利。Cuozzo Speed Techs., LLC v. Lee, Case No. 15-446(US, June 20, 2016)(Breyer, J)(Thomas, J, concurring)(Alito, J, concurring in part and dissenting in part, jointed by Sotomayor, J)

背景

Cuozzo
是一项车速速度计的专利所有人,当车辆的速度超过限速时此速度计显示让驾驶员知道。 Garmin公司提交了一份专利重审申请对该专利所有20个专利项目寻求IPR Garmin的请愿书描述了专利项目第17项在根据现有技术是显而易见的。专利审理和上诉委员会(PTAB或委员会)同意重新审视项目17,也包括专利项目1014。虽然请愿没有以根据第17专利项目同样的理由明确质疑第1014专利项目,专利项目17是依赖于专利项目14,而专利项目14是依赖于专利项目10。因此,PTAB推断Garmin已经隐性的质疑专利项目1014,最后决定专利项目101417明显无效。 Cuozzo提出上诉。

在上诉中,Cuozzo认为,PTAB不当复审专利项目1014,因为Garmin公司还没有明确的挑战那些专利项目。 Cuozzo还认为,PTAB根据BRI标准不当解释专利项目,应该以一审法院所使用的标准,其中专利项目被给于像是本领域的技术人员所理解的普通含义。(在专利诉讼中,法院与USPTO采用不同标准来解释专利项目的范围,法院采用该专业领域或专业技术员提出公认含义, USPTO会以最广泛合理的解释。在法院采用标准下,现有技术与专利第17项并无交集;但在USPTO解释标准下,现有技术与专利第17项便有交集,第17项专利就显而易见了。

上诉法院拒绝了Cuozzo的两项反驳,发现专利法中指出PTOIPR的判决是不可上诉的(nonappealable)”,并且该BRI标准的应用是合理的,是合法的,PTO是行使国会的制定授权。 Cuozzo向最高法院提出上诉。

最高法院同意上诉法院关于制度的决定是不可上诉的判决。首先,专利法规明确规定,PTO对专利重审的决定为最终的和不可上诉的。其次,当然宪法中提到行政或司法判决如有特殊性就可上诉,但是专利法中按照法令明确的语言禁止上诉。虽然最高法院承认上诉是有利于司法重新审查的,但国会可以通过明确的法律文字加以限制。最高法院强调,对是否可以上诉,但也需符合法律规定。具体来说,这种情况下,国会制定法律明确指出不得上诉,因此,Cuozzo认为宪法可以上诉的说法是没有根据的。

BRI
的使用标准是合理的

最高法院还同意上诉法院,法令赋予PTO法律权威是根据BRI标准来解释专利项目。最高法院发现,该法规没有明确指示PTO使用一个专利项目解释标准或其他; 因此,专利审查员有余地来合理的解释法规的文字,本质和宗旨。

最高法院解释说,采用BRI标准是PTO规则制定权的合理行使,而且BRI标准鼓励申请人以小范围草拟专利项目,同时鼓励披露使公众更好地了解专利项目的法律限制,以保护公众免受过于广泛的专利项目解释。此外,最高法院指出,PTO采用BRI标准已超过100年。
 
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请参考:
https://www.supremecourt.gov/opinions/15pdf/15-446_ihdk.pdf
 

中国知识产权司法保护网(知产法网)主编


蒋志培 中国人民大学法学博士,曾在英国伯明翰大学法学院、美国约翰马歇尔法学院任高级访问学者,中国人民大学法学院、北京外国语大学法学院兼职教授,中国知识产权司法保护网主编、国家社科基金评审委员会专家,2014年、2015年受美国约翰马歇尔法学院、中国驻加拿大使馆和加方科技部邀请参加知识产权法律和创新论坛并演讲,2013年12月获得中国版权事业卓越成就奖。