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从PRETUL案到东风案:涉外定牌加工商标侵权判定的困境和出路

时间:2018-01-12   出处:上海工商  作者:张伟君  点击:

本文发表于《上海工商》2017.07 张伟君


作为“世界制造工厂”,我国企业经常接受国外企业委托而加工制造产品并销往国外。这种委托加工的产品往往贴上国外企业指定使用或者授权使用的商标,也就是所谓的涉外定牌加工或贴牌加工。长期以来,我国境内的加工企业在其制造、出口的产品上使用他人在我国合法注册的商标是否侵犯注册商标专用权,在人民法院的司法实践中存在着很大的争议。


在支持被告的行为不构成商标侵权的判决中,根据该定牌加工商品仅仅用于出口而没有在国内销售的事实,运用了各种法律依据和理由得出了“不侵权”的结论,比如:这种对商标的使用行为没有导致公众混淆的可能;加工商只是因为受委托加工而使用商标,不属于在商业活动中使用商标;出口行为不是在我国的销售行为,不受注册商标专用权人的控制;国外委托人在国外有合法的商标权等等。但是,上述依据和理由显然存在诸多理论和逻辑上的漏洞。


最高人民法院在就PRETUL商标侵权纠纷案作出的(2014)民提字第38号民事判决书中阐述了涉外定牌加工中的商标使用“不属于《商标法》意义上的商标使用”的理由,这个理由被很多业内人士认为是对定牌加工中的商标侵权问题“定调”。然而,在“东风”商标侵权纠纷案中,江苏省高级人民法院既不愿意像该案一审判决那样按照最高院在PRETUL案中阐述的“非商标性使用”的理由来判决被告不构成侵权,又不愿意直接运用《商标法》规定的商标侵权判定规则来判决被告构成侵权,于是,在(2015)苏知民终字第00036号民事判决书中另辟蹊径地寻找了构成侵权的理由。那么,无论是最高院的理由,还是江苏高院的理由,是否是解决涉外定牌加工商标侵权问题的正当路径呢?本文试加以简单分析和评判。


一、“商标性使用”并非裁决涉外定牌加工商标侵权纠纷的适当依据
在莱斯防盗产品国际有限公司诉浦江亚环锁业有限公司商标侵权纠纷一案中,被告亚环公司受墨西哥储伯公司委托在中国生产带有“PRETUL”商标的挂锁。最高法的再审判决认为:储伯公司系墨西哥“PRETUL”或“PRETUL及椭圆图形”注册商标权利人。亚环公司受储伯公司委托,按照其要求生产挂锁,在挂锁上使用“PRETUL”相关标识并全部出口至墨西哥,该批挂锁并不在中国市场上销售,……上述使用相关“PRETUL”标志的行为,在中国境内仅属物理贴附行为,在中国境内并不具有识别商品来源的功能。因此,亚环公司在委托加工产品上贴附的标志,既不具有区分所加工商品来源的意义,也不能实现识别该商品来源的功能,故其所贴附的标志不具有商标的属性,在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。……在商标并不能发挥识别作用,并非商标法意义上的商标使用的情况下,判断是否在相同商品上使用相同的商标,或者判断在相同商品上使用近似的商标,或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆,都不具实际意义。本案中,一、二审法院以是否相同或者近似作为判断是否构成侵犯商标权的要件,忽略了本案诉争行为是否构成商标法意义上的商标使用之前提,适用法律错误,本院予以纠正。


笔者以为,我国《商标法》明文规定将商标用于商品、商品包装或者容器上的行为是注册商标专用权可禁止的对商标的使用行为,我国《商标法》也禁止销售侵权商品的行为。因此,有没有在中国市场销售,只是被告的行为是否落入注册商标专用权控制的“销售行为”的问题。但是,且不说“销售行为”其实可以涵盖“出口”行为,即便被告没有在中国市场销售侵权商品,被告在生产的涉案商品上使用他人注册商标也当然会落入注册商标专用权所禁止的行为。最高法将“不在中国市场上销售”的商品上使用他人注册商标的行为当作“非商标性使用”来解释,其实是把被告的行为是否受商标专用权禁止的问题转移成被告使用的标识是否用于识别商品来源的问题了。最高法的这种观点罔顾在涉案商品上使用的涉案标识就是一个用于识别商品来源的商标,被告将涉案标识用于涉案商品就是将该标识作为商标使用并且其目的当然是用于识别该商品来源的事实,却以该商品“不在中国市场上销售”为由,硬将此认定为“非商标性使用”,其实质就是以是不是“在中国市场上销售”作为划分是不是“作为商标使用”的标准了。按照这样的逻辑和标准,那么,一个侵犯商标权的商品只要还没有实际投入市场销售,在该商品上使用他人的注册商标,都可以被认为是“非商标性使用”而不构成侵权了,这样的逻辑和结论未免荒唐。


事实上,加工和出口侵犯商标权产品的行为本身就是受商标权控制的行为,没有法律规定这种行为可以免于侵权责任或属于合理使用的例外;在全部用于出口的商品上使用涉案商标,也不会导致一个本身具有识别能力的商标转变成为一个不具有识别能力的标识;即使在出口商品上使用涉案商标不会导致相关公众混淆,也无法得出这个商标不具有识别功能的结论。因此,对于“定牌加工”行为, 如果没有法律依据认定其构成商标侵权使用行为的例外(比如合理使用),仅仅因为其“全部用于境外销售、在中国境内不进入市场流通领域”,就得出其使用的商标“不具有识别商品来源的功能”,因此不构成“商标使用”的结论,这显然是对“商标的使用”概念的误用。


即便定牌加工出口行为没有损害中国境内注册商标的来源识别功能,也仍然会影响商标的其它功能(比如,投资功能)。因为如果境外企业利用中国大陆境内的廉价劳动力,在中国境内加工、生产与境内商标权人相同的产品再出口,却不取得境内商标权人的授权,向商标权人支付商标授权使用费,就会损害国内注册商标权人合法享有的权益。一些法院的判决从我国鼓励出口加工的外贸政策出发,以维护中国境内加工企业利益为由,判定定牌加工行为不构成侵权,这与其说是在保护广大中国加工企业的利益,不如说是在保护少数外国委托加工者的利益,却牺牲了中国商标权人的利益和商标地域保护的基本原则。这是得不偿失的。


二、涉外定牌加工商标纠纷不应考虑国外商标权的合法与否
在 “东风”案的一审判决中,常州市中级人民法院循着最高院在PRETUL案的逻辑作出这样的认定认为:“(被告)常佳公司依照委托人提供的印尼商标证书生产制造涉案柴油机配件且全部出口印尼,其在我国境内不进入市场流通领域的附加商标行为,在我国境内不具有识别商品来源的功能,不构成商标法意义上的商标使用行为,故常佳公司的行为不构成商标侵权。”但是,江苏高级人民法院在二审中考虑了该案的特殊事实:印尼PT ADI公司恶意抢注与上柴公司商标相同的中文“东风”商标,认为:“对涉外定牌加工业务纠纷的解决,……还要倡导诚信的商标注册氛围,遏制恶意抢注行为的发生,有效防止境内外恶意抢注他人具有一定影响商标特别是驰名商标的不诚信行为的发生”,因此二审判决被告的行为构成侵权。


笔者认为:印尼PT ADI公司注册“东风”商标具有不正当性,或者说上柴公司与印尼PT ADI公司之间存在商标争议,无法成为常佳公司涉外定牌加工行为构成商标侵权的实质性理由。


首先,即便涉案双方存在商标注册纠纷,但是,商标纠纷的一方当事人(印尼PT ADI公司)根本不是本案(民事纠纷)的当事人,在该当事人并未参与案件审理未提出任何抗辩的情况下,我国法院凭什么去判断其注册是诚信不诚信,恶意不恶意?即便是恶意注册,但是该商标注册纠纷无疑只有印尼法院享有管辖权,而中国法院鞭长莫及——这是商标权的地域性所决定了的,全世界还没有一个国家的法院可以对他国的商标注册纠纷行使管辖权的。而且,本案的基本事实是:印尼PT ADI公司1987年在印尼注册的“东风”商标于2009年被印尼最高法院再审维持注册。即使要考虑被告使用的商标在国外是否享有合法权利,印尼最高人民法院的判决也已经做出了肯定的最后回答,江苏高级人民法院没有权利去否定该商标在印尼注册的合法性和正当性。


其次,江苏高级人民法院的判决直接以“常佳公司应当知晓上柴公司涉案商标系驰名商标,也应当知晓上柴公司与印尼PT ADI公司就“东风”商标在印度尼西亚长期存在纠纷,且其曾经承诺过不再侵权,但其仍受托印尼PT ADI公司定牌生产,未尽到合理注意与避让义务”为理由,判决其构成侵权,看似振振有词,却经不起推敲。如果说被告“受托印尼PT ADI公司定牌生产”行为本身就构成侵权,那么其“应当知晓上柴公司涉案商标系驰名商标,也应当知晓上柴公司与印尼PT ADI公司就“东风”商标在印度尼西亚长期存在纠纷,且其曾经承诺过不再侵权”等等事实不过是锦上添花,最多说明因为被告存在“恶意”而加重其损害赔偿责任罢了;如果说被告“受托印尼PT ADI公司定牌生产”行为本身并不构成侵权或者并不一定构成侵权,那么,也无法因为有了这些“应当知晓”或“曾经承诺”的事实就可以认定其构成侵权。事实上,本案中被告在涉案产品上使用“东风”商标出口印尼,也已尽到必要审查义务而不存在过错,因为依据印尼法院的判决该商标在印尼的注册显然是合法的。但是,在无法否定印尼注册的“东风”商标是合法的前提下,江苏高级人民法院却要求被告认识到“境外委托人委托定牌的商标本身不具有正当性”进而要求其“施加更高的注意义务”,这显然在逻辑上难以成立。


可见,江苏高级人民法院回避涉外定牌加工行为(在相同商品上使用相同商标)本身是否构成侵权的分析,却以所谓的“未尽到合理注意与避让义务”作为侵权构成要件,只不过是为了得到自己想要的侵权结论,却既不愿意依据《商标法》的既有规则去分析,不认为按照地域性原则保护中国注册商标权人的权益(即涉外定牌加工本身就可以构成商标侵权)是合理的,但是,如果遵循最高人民法院确立的“涉外定牌加工不够成商标使用”的规则又显然会与自己在本案中想要的结论发生矛盾,于是只好顾左右而言他,另外生硬地制造一套似是而非的规则罢了。本案主审法官“考虑到我国在全球化国际贸易分工与合作中主要从事制造与加工业的现实”,不愿意直接认定被告的涉外定牌加工行为本身就损害了原告(中国商标权人)的利益,却又“考虑到境外商标权人恶意抢注的情形”,就把造成损害的原因归结到境外商标权人的恶意抢注上,最终据此认定被告的涉外定牌加工行为损害了原告的利益,这样的说理其实是绕了一个大弯,把本身简单的法律道理复杂化了,而且会落下把法律问题政策化甚至政治化的话柄,费力而不讨好。


笔者完全能够理解江苏高级人民法院在此案判决中面临的各种窘迫。这个困境的症结在于一些法院在审理涉外定牌加工商标侵权纠纷案件时,把《商标法》中既有的规则和逻辑放弃掉了,而最高人民法院确立的“涉外定牌加工中的使用不构成商标使用”的规则进一步把涉外定牌加工商标侵权问题的解决引入了死胡同,从而在面对具体的“东风”案时,江苏高级人民法院若再套用最高院的规则就会得出与适用该规则所希望实现的结果(判决不侵权有助于纠正恶意抢注商标、维护国内加工商利益,也不会对国内商标权人利益造成损害等)相反的结论,就不得不寻找新的规则和所谓的新“标准”。然而,法律毕竟不是可以任人玩捏的游戏,试图用一个漏洞百出的标准去替代另一个并不周密的标准,只会把原有的规则解释得越发混乱。如果每面对一个特定的案件,法官就发展出一套新的解释规则,那么,法律规则就可以成为任人打扮的小姑娘。


三、结论
对于在中国境内的涉外定牌加工行为,本来完全可以按照《商标法》规定的商标侵权构成要件去分析。涉外定牌加工行为本身就属于商标专用权(独占权)可以控制的行为,涉外定牌加工产品虽然用于出口,但不属于过境货物,因此仍可以被认为属于在商业交易中的商标使用。如果定牌加工商未经中国商标权人的许可,在相同的商品上使用了与注册商标相同的商标,中国法院就应该认定被告的行为可以构成侵权,除非商标法有例外规定。江苏高院完全没有必要建立一套新的规则来判定被告的行为构成侵权。如果说处理法律纠纷也要讲点政策和政治,要维护好本国企业利益,那么,坚持商标权的地域性原则就是最简单实用的合乎法律逻辑的政策和最大的政治。


总之,要解决涉外定牌加工的问题,不要从现有商标法规则中寻找不侵权的理由,也无需在现有商标法规则之外寻找侵权的依据。如果基于政策考虑,一定要豁免涉外定牌加工中的商标侵权行为,也应通过司法解释予以明确规定。笔者建议,涉外定牌加工不构成商标侵权应当同时满足四个要件:1.国内制造商必须是受委托加工出口,而不是自行生产后出口;2.委托方必须是外国自然人或企业,而不是中国自然人或企业;3.委托方必须在进口国有合法商标权(包括或依法注册或合法使用的商标);4.加工制造的商品必须全部用于出口,没有在中国境内销售的可能性。


中国知识产权司法保护网(知产法网)主编


蒋志培 中国人民大学法学博士,曾在英国伯明翰大学法学院、美国约翰马歇尔法学院任高级访问学者,中国人民大学法学院、北京外国语大学法学院兼职教授,中国知识产权司法保护网主编、国家社科基金评审委员会专家,2014年、2015年受美国约翰马歇尔法学院、中国驻加拿大使馆和加方科技部邀请参加知识产权法律和创新论坛并演讲,2013年12月获得中国版权事业卓越成就奖。