对未注册商标在先使用行为的认定标准及效力探讨
刘友华
（湘潭大学法学院/知识产权学院博士生导师、法学博士）
目前最高人民法院对“捕鱼达人”商标案进行了再审，这一长达5年的商标争夺战成为多方关注的热点。在该案中，“捕鱼达人”商标的负载商品——游戏机具有退币功能带来的合法性问题以及在此游戏机上使用“捕鱼达人”标识能否构成《商标法》意义上的“在先使用”成为讨论热点。本文拟结合“捕鱼达人”商标案，对未注册商标在先使用行为的认定标准及效力问题进行探讨。
一、严格区分商品自身的合法性与对商品的违法滥用行为的界限，是讨论负载商标的商品合法性的关键
学界围绕该案件的讨论，有的观点主张以认定希力公司生产的捕鱼达人游戏机是违法商品为论证源头。案件凸显的是商品自身的合法性与对商品违法滥用行为界限不清。“捕鱼达人”商标负载的游戏机为违法产品的观点，值得商榷。得出希力公司捕鱼达人游戏机系违法商品的观点，依据的是2010年4月文化部《关于改进和完善〈游戏游艺机市场准入机型机种指导目录〉使用管理工作的通知》，该通知中专门对赌博机作出规定：具有押分、退币、退钢珠等赌博功能游戏游艺产品。依据对这一规定的表面解读认为希力公司生产的捕鱼达人游戏机因具备了退币、退彩票功能，即为赌博机。这是一种误读，理由如下：
首先，在文化部第二批《游戏游艺机市场准入机型机种指导目录》中，收录了广州市希力电子科技有限公司生产，名为“海洋之星Ⅱ代 4人平装版”的游戏机，其准入编号 “文游备粤字【2010】3号”，在文化部提供该机的资料照片中，可以显见其机体侧面的“出票口”装置及标示，并且该《目录》涉及的两批款游戏机中绝大多数都是这样的彩票机。可见，彩票机及其退彩票功能是为文化部所准许的。文化部作为游戏机生产和娱乐经营管理的国家主管权威部门，既然认定彩票机合法，“退彩票”不属赌博功能，根据类推原则，将同为退分物化形式的“退币、退奖券、退钢珠等”认定为一种赌博功能，这在标准、政策上就会失据失范。
其次，对“赌博机”和“赌博行为”的认识是两个不同的概念和思路。在赌博机赌博案件的查处中，对游戏机赌博功能的探讨，是集中在游戏机机体以内的范围，紧盯赌博游戏的功能、装置及其操作：押分及押分键、定赔率及赔率装置。对普通机来讲，退分是将游戏完结时的胜负成绩分值进行转换、外化的动作和过程。对赌博机来讲，退分是将赌博所用的虚拟赌资进行转换、外化的动作和过程，退分还是为赌博约定的财物和利益发生现实转移作物质或量化准备，但它还不是这种转移的本身。这种内涵随意性关系充分说明了 “退分、退币等”功能要素虽是赌博机的一般属性，但决不是赌博机的本质属性，进一步讲，也不是游戏机是否具有赌博功能成为赌博机的必要条件。[①]
第三，实践中将普通游戏机在个案中定义为赌博机的情形，通常是依靠如下环节认定:购买游戏币——投币——转换成游戏分——游戏——游戏积分——退分或退彩票或退币——兑换现金。之所以出现这一情况，是因为最后“兑换现金”这一非游戏机机体内的环节，改变了游戏机及其功能的性质: 由一般游戏及其功能向赌博游戏及其功能转变。这种转变是因为经营者利用该游戏机的正常功能并在游戏机之外进行了最终结果为金钱兑换的违法经营行为而造成的，简单地讲，在被经营者和参与者利用合法的游戏机产品进行赌博行为时，任何游戏机都可以被视为是具有赌博功能的游戏机。
综上，本文认为需要严格区分商品自身的合法性与对商品的违法滥用行为的界限。正如文化部、公安部关于进一步加强游戏游艺场所监管促进行业健康发展的通知（文市发〔2015〕16号）中规定：“除专用的游戏代币、彩票及游戏过程中用于继续游戏的累计积分外，禁止游戏游艺场所内设置具有退币、退分、退钢珠等赌博功能的游戏设施设备（以下简称赌博机）”。该规定也充分说明，游戏机中设置用于继续游戏的游戏代币和彩票是监管允许的，而利用该功能于博彩，则为监管所禁止。案中有正常退币退彩票功能的“捕鱼达人”游戏机并非违法商品。最高人民法院归纳的有关本案的焦点问题之一是希力公司所售的游戏软件具有退币等功能对希力公司主张的在先权益是否构成影响，这亦表明法院并非直接认定希力公司所售的游戏机是违法产品。在未讨论上述大前提的情况下将捕鱼达人游戏机认定为违法商品进行后续讨论，所得出的观点难免武断。
二、“合法性”问题指向的对象——商标在先使用行为而非对商品的违法滥用行为
商标在先使用的合法性与商品使用过程中的合法性是两个不同的概念。商标在先使用的合法性是指商标作为区分商品或服务来源的标识，其应该符合法律规定，即不得使用法律禁止的标志、不得将县级以上行政区域的名称及公众知晓的外国地名作为商标、不得复制摹仿或者翻译他人的驰名商标、不得以欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册、不得与他人合法权利相冲突等；商品使用的合法性是指在对标有某商标的商品进行使用的行为不得违反法律法规。上述两者是不同的概念，不能混淆。不能用商品使用中的违法行为去否定商标在先使用的合法性。
我们探讨“合法性”的客体，应当是现行《商标法》第三十二条主张“在先使用”涉及的合法性问题，至多将问题扩展至在涉案服务类别上使用商标标识是否符合商标法规定，而非使用该标识的产品，在制造、销售中是否合法的问题。
案中希力公司在相关商品与服务上使用“捕鱼达人”名称，并对“捕鱼达人”游戏及商品进行宣传推广，并凭借“捕鱼达人”游戏荣获了诸多奖项。可见，即便考究使用“捕鱼达人”商标标识软件及其产品，因其被应用于正常的游戏游艺活动中及相关游戏机商品上，商品和该商标在先使用行为本身不仅并不违法，相反在行业中获得了一定的影响力。如涉及到“捕鱼达人”游戏机商品被他人（如游戏厅经营者）非法利用，则是另一个层面的法律问题，与“捕鱼达人”商标在该商品上的在先使用行为无关。
三、区分公法法律关系和私法法律关系，将他人违法行为的可责性与商标权人商标利益的可得性相分离
概因知识产权的特殊性，在对知识产权的行使过程中，可能同时涉及到公法和私法的问题，如果他人在利用知识产权的过程中产生了违反公法的行为，该行为应受到法律制裁，但并不意味着权利人的知识产权受到否定。未注册商标的在先使用人对该商标所产生的私法利益不应因他人在对标有该商标的商品进行滥用而被法律否定。当游戏机被不法分子用作赌博工具的时候，应该是追究开设赌场及参与赌博的相关人员在公法上的责任，而非否定游戏机生产者的知识产权。
主张捕鱼达人游戏机是违法商品的观点模糊了公法和私法的界限，将商品生产者责任和经营者责任混为一谈，以商品使用过程中经营者的违法性去决定商标自身在使用上的合法性，不符合商标法对在先权利人保护的立法初衷，也与商标的意义大相径庭。真如此，将违法经营者的违法责任加之于象广州希力公司这样的拥有“捕鱼达人”等类似在先著作权、外观设计专利权和商标标识使用权人身上，并据此剥夺其民事权益，是对现行《商标法》第三十二条的误读。
四、对《商标法》第三十二条中“有一定影响”的理解和认定
该案件凸显的核心问题是诉争商标的注册申请是否属于《商标法》第三十二条规定的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。商标“已经使用并有一定影响”是认定“以不正当手段抢注他人已经使用并有一定影响的商标”的关键要件。其中，“已经使用并有一定影响商标”，是指在中国已经使用并为一定地域范围内相关公众所知晓的未注册商标。商标评审委员会认定商标是否有一定影响时，会就个案情况综合考虑相关公众对该商标的知晓情况、该商标使用的持续时间和地理范围、该商标的任何宣传工作的时间、方式、程度、地理范围等因素；并根据该商标所使用的商品/服务的合同、发票、提货单、银行进帐单、进出口凭据，该商标所使用的商品/服务的销售区域范围、销售渠道、方式的相关资料，涉及该商标的广播、电影、电视、报纸、期刊、网络、户外等媒体广告、媒体评论及其他宣传活动资料，该商标所使用的商品/服务参加展览会、博览会的相关资料，该商标的最早创用时间和持续使用情况等相关资料，以及该商标的获奖情况等资料综合进行证明。[②]
对案中希力公司主张的在先权利，持否定态度的观点在对“一定影响”的理解上有偏差，笔者也从此角度浅谈自己的理解：
1.《商标法》规定“已经使用并产生一定影响的商标”中的“影响”并不仅限于“商誉”。
无论对商誉标准作何理解，在对注册商标和未注册商标的保护中，都只应将商誉看作是商标所产生影响中的一个因素，而非唯一的标准。商标最本质的功能就是识别商品或者服务的来源。所谓“影响”，是指商标的使用对他人产生影响，使他人可以知晓、识别其商标以及代表的商品或服务。因此，第三十二条中的“影响”应该着重于对商标在识别和指引功能上的考量，而非在其他方面进行评价。
案中对于希力公司“捕鱼达人”商标所产生的影响是正面或负面的判断应由市场决定。其所积累的影响无论是所谓“正面”的影响，还是“负面”的影响，只要该种影响能够使“捕鱼达人”与希力公司相关联，在相关市场中使“捕鱼达人”客观上起到识别商品来源的作用，则应构成“捕鱼达人”商品和商标的影响力。
2.对商誉的评判也并非能直接作出，还应考虑市场经济的自身规律，法律不能代替市场机制对商誉的价值作出评估。
未注册商标受到市场商誉保护机制的约束，但商标的价值或商誉判断本身是难以确定的，商誉的价值会随着市场变化而波动，商誉最终的价值也由市场机制决定。对于商标，市场经济中同时存在商誉和法律两种不同的保障机制。法律只能对市场机制的结果加以确认，不能代替市场机制对商誉的价值作出评估。因此，根据“希力将捕鱼达人用于赌博犯罪工具之上，导致社会上在2010年前后形成‘捕鱼达人街机=赌博机’的普遍认知，得出‘捕鱼达人’不能产生受法律保护的合法商誉”观点值得商榷。更何况，公开市场上某商品的认知和评价应由相关市场的相关公众认定，而非某一方当事人所言。
综上，对 市场中某商品所累积的商誉是“正面”或“负面”的问题应该交给市场解决，而非以法律或会计标准去确认其价值，不能混淆市场商誉保护机制和法律保护机制的界限。以一个尚且无法给出定论的商誉“负面性”或“非法性”去否定 某商品上所负载的商标在先使用的影响力，难免以偏概全。
五、在特定服务类上在先使用的商标可否阻却在后在特定服务类上使用的相同标识
1、“权利”与“权益”均受商标法保护
《民法通则》第五条规定：“公民、法人的合法的民事权益受法律保护，任何组织和个人不得侵犯。”此处的“民事权益”包括民事权利和利益，合法权利指的是那些法律中明文规定的权利，合法利益则是指那些虽然没有被法律类型化为某种权利，但根据民法的基本原则也应纳入保护范围的利益。商标注册人享有的商标专用权属于前者，而未注册商标的在先使用人应享有的利益就属于后者，从这种意义上来说，商标法中规定的“在先权利”应解释为在先权益更准确，包括在先的权利和在先的利益。[③] 在先权利指著作权、专利权、肖像权、名誉权等被法律类型化的权利[④]，在先利益则指那些法没有被法律明确规定为某种特定类型的权利，但根据民法也应受到保护的合法民事利益。[⑤]未注册商标的在先使用人由于没有按照法定程序向商标主管机关申请商标注册，因此不享有商标法规定的商标专用权，商标的在先使用是指人在该商标被申请注册前就已经在自己的商品或服务上使用，并投入了系列人力物力，并使得该未注册商标具有了一定的影响力，使得相关消费者可以据此识别商品来源，作为一种无形资产，能给经营者带来持续的经济回报，这一法律事实应该受到保护，并属于《民法通则》第五条规定的合法的民事权益。
据此类推，商标法中的在先利益亦应当得到保护，未注册商标的在先使用人通过持续、大量的使用使得该未注册商标上凝聚了无形资产，其在先利益应该得到商标法的保护，这也是《商标法》第三十二条的理论基础。因此，对于“捕鱼达人”标识的大量、持续的在先使用应该产生受商标法保护的权益。
2、基于受商标法保护的权益而产生的排他性效力
由于知识产权的无形性，对知识产品很难完全支配，同一知识产品可以在同一时空范围内被许多民事主体同时使用。正是由于知识产权的这种特点，只能从排他的角度来规范知识产权人与其他利用人之间的关系。商标权作为一种知识产权，其权利主体也具有排他性。具体是指，权利人得以依法独占其知识产权，并排除其他主体的共享。
因此，在商标法中，已经在先使用并产生了一定影响的商标首先可以基于前述分析获得受到商标法保护的在先权益，并基于这种权益进而产生不同程度的排他效力，排除其他主体对该商标权益的共享。
3、在先使用的未注册商标基于排他效力而产生的阻却在后商标注册的法律效果
该案凸显出来的争论核心是波克公司在第42类“计算机软件设计、计算机软件更新”等商品服务类别上使用“捕鱼达人”标识可否获准注册，而不是在游戏机产品上使用该标识能否注册问题。换言之，即在先使用的“捕鱼达人”标识能否阻却他人对“捕鱼达人”商标的注册。
商标的几种功能中，最本质的就是识别功能，当与知名未注册商标相似的商标投入使用后，很容易引起相关公众的混淆，公众无通过识别商标来正确区分的商品或服务来源，就应认定为商标权与在先使用的未注册商标利益发生了冲突。而商标法的立法宗旨则是防止混淆。如果否定商标权的这种排他效力，允许在后使用商标的注册，就等于放任这种冲突的扩大，并人为的使得相关公众发生混淆这无疑是与商标法立法目的背道而驰的。
希力公司使用的“捕鱼达人”商标能够产生受法律保护的在先使用权利，鉴于知识产权的排他效力，该种在先使用权利在法律上产生的效力则应当是阻却在后申请注册的相同或类似商标。
4、针对希力公司使用的“捕鱼达人”主张涉嫌产品违法、因而不能产生合法的商誉，进而不能阻止波克公司申请注册“捕鱼达人”商标的观点，即使假定该论述前部分正确，即“希力公司使用的捕鱼达人标识，涉嫌产品违法，因而不能产生合法的商誉”，也不能据此推论他人就可以就相关服务类别可以注册该商标。因为既然在游戏机产品上已经产生了不良商誉，为何他人就可以通过同样的标识去获取，这必然会造成消费者混淆，从而损害公众利益。
六、结论
探讨在先使用的未注册商标能否产生受法律保护的条件应该明确商标使用的合法性与商品被他人滥用的违法性之间的界限。只要在先使用的商标没有违反相关法律的规定，产生了一定影响并为相关公众所知悉且发挥了区别商品或者服务来源的功能，则该种权益应该能够获得商标法的保护并产生在相同或类似商品和服务上排除相同或类似商标注册的排他效力，至于该商标积累的影响消极与否，在所不论。
捕鱼达人游戏机并非违法商品，在其负载“捕鱼达人”商标的在先使用行为未违反相关法律规定，并经过持续大量的使用产生了一定影响，应该受到商标法保护，产生《商标法》第三十二条在先使用权益，从而阻却他人对“捕鱼达人”商标的注册。
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