美国案例简讯－RLMK－0128 8/1/2015
美国联邦巡廻法院扭转专利审理和上诉委员会(PTAB)的决定因认为其不合理
2015年6月17日
按惯例虽然美国联邦上诉巡廻法院会尊重美国专利商标局的专利审理和上诉委员会(PTAB)使用最广泛的合理解释来定义专利项目的范围和标准，但在2015年6月16日，它在Microsoft一案中裁定PTAB在本案中诠释专利项目过于广泛或不合理。见 Microsoft Corp., v. Proxyconn, Inc., No. 2014-1542, -1543 (Fed. Cir. June 16, 2015).
很明显的这也是联邦巡廻上诉法院第一次扭转PTAB的决定，一般人认为， 因为已有大量上诉至PTAB的案件和上诉法院有限的司法资源，联邦巡廻法院不会主动处理有关上诉PTAB的决定。联邦巡廻法院一般利用第36条，简易肯定PTAB的决定。许多人预测，即使新的PTAB审判程序开始实施后，美国联邦巡廻法院也会常常利用这一规则确认PTAB在新的审判程序中的决定，尤其是对法规的确定。此案告诉我们， 当PTAB作出错误的决定时，法官将推翻其决定，给予申请上诉者新的希望去寻求他们针对PTAB判决的上诉要求。
在Microsoft Corp., v. Proxyconn, Inc. 案，美国联邦巡回法院认为 “ 因为我们需遵从Cuozzo一案的决定，因此我们必须拒绝PTAB 在Proxyconn一案的论点，即PTAB错誤使用它在审查过程中使用最宽的合理解释专利项目范围及诠释。” 上诉法院指出所谓PTAB对专利项目最广泛合理的解释标准本身也是有限制的，法院进一步解释说，“PTAB在专利项目解释上可使用很广泛的合理诠释，但它不能违背一般专利诠释标准及原则。” 特别值得注意的是法院的声明中指出，除了参考该专利本身说明书外，PTAB应“咨询该专利的审查历史”，如PTAB不如此做，这是违背了大众的认知，在审查决定时，PTAB在做最广泛合理的解释时应该考虑审查该专利历史。依照这些原则，联邦巡廻法院否决了几个PTAB的决定，因为PTAB没遵循一般专利项目诠释原则对专利项目做出“不合理的广阔” 的解释。
联邦巡廻法院肯定了委员会的拒绝Proxyconn一案中，Proxyconn修改专利项目的要求，发现 “ 要求专利权拥有人提供修改方案，其申请发明需超过现有技术纪录，且不相抵触于”专利和商标局的规定，申请专利项目修改者必需列明具体的专利项目修改要求。许多人不知道联邦巡廻上诉法院是否会维护PTAB在Idle Free Systems, Inc. v. Bergstrom, Inc., IPR2012-00027 (June 11, 2013).一案中PTAB提出扩大的修改专利项目的所有要求。美国联邦廵迴法院说明专利拥有人必须证明修改后的专利项目超出的现有已知技术范围外，“上诉法院并没有替所有PTAB列出新要求背书，在Idle Free一案是否每一个PTAB列出的要求构成一个可被接受的PTO法规解释。”
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